Como proteger uma marca?

Vou abordar, aqui, como proteger a sua marca.

Essa questão costuma surgir em duas ocasiões:

  1. Empresário começou a gerar frutos com seu negócio;
  2. Alguém está tentando imitar a identidade visual da empresa.

Para explicar, passo a passo, como proteger a sua marca, elaboramos um vídeo didático sobre o tema.

 

 

Em primeiro lugar, o que você precisa saber é que, no Brasil, a marca é um sinal visual.

Por meio desta simples afirmação, já podemos concluir que não é possível proteger o sinal sonoro.

Há quatro espécies de marcas:

  1. Nominativa: usa letras e palavras;
  2. Figurativa: usa imagens;
  3. Mista: usa letras, palavras e imagens;
  4. Tridimensional;

Para ser registrada, sua marca precisa possuir dois requisitos:

  1. Novidade;
  2. Não colidência com outra marca de alto renome.

 

O que significa ter o requisito da “novidade”?

Desde já, é importante esclarecer que novidade, aqui, não significa inédito, ou seja, nunca usada por alguém.

Em verdade, possui novidade a marca que não foi usada por ninguém em determinado ramo de atividade.

Significa, portanto, que se você, leitor, adotar a marca nominal XYZ para o ramo de atividade “vestuário, calçados e chapelaria”, não poderá haver outra empresa, no mesmo ramo de atividade, com esta marca.

Isso tudo será avaliado pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

 

Como o INPI divide as atividades?

Existe uma classificação adotada pelo INPI para cada atividade. Trata-se da classificação NICE que, inclusive, é utilizada internacionalmente.

Nesta tabela, as atividades são divididas em classes. Por exemplo, o ramo do vestuário, calcados e chapelaria compõem a classe 25.

 

O que é o requisito da “não colidência com marca de alto renome”?

O art. 2º da Resolução nº 121 do INPI define o que vem a ser marca de alto renome, vale citar:

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera- Art. 2º se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos,  resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

Observe que o INPI, ao definir o alto renome, lança mão de termos que singularizam a atuação da marca no mercado.

Note, por exemplo, que deve ter um acentuado magnetismo e uma extraordinária força atrativa, ou seja, uma capacidade de chamar a atenção das pessoas não apenas no seu ramo de atividade.

Você, leitor, poderia questionar: por quê esta regra?

O motivo principal é o Código de Defesa do Consumidor, cujo pilar de sustentação é o direito à informação clara.

Sem dúvida alguma, o uso inadequado de uma marca que colide com outra de alto renome pode gerar confusão na cabeça do consumidor.

Isso não é admitido sob a perspectiva pública (violação do Código de Defesa do Consumidor) e, sequer, sob a perspectiva privada (concorrência desleal), motivo pelo qual é muito importante escolher um nome ou figura que não colida com outro já amplamente conhecido.

 

Qual é o prazo da proteção da marca?

O prazo de proteção é de 10 (dez) anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. O interessado, então, deve estar atento a este período.


É possível franquear a marca sem finalizar o registro do INPI?

Para entender o tema, é preciso, em primeiro lugar, saber o que é um contrato de franquia.

O art. 2º da lei 8.955 define a franquia nos seguintes termos:

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Portanto, em síntese, o contrato de franquia é um contrato complexo norteado pelos seguintes negócios jurídicos:

  1. Licença de Uso de Marca ou Patente;
  2. Direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços;
  3. Direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional

Procedimento no INPI

Estudado os negócios jurídicos que envolvem a franquia, é importante conhecer, também, o procedimento de pedido de registro para, ao final, compreender se é possível franquear a marca sem a obtenção definitiva da marca no INPI.

O empreendedor que busca registrar a marca no INPI terá, em um primeiro momento, que realizar o pedido de registro (depósito). A partir de então, surge um número de protocolo por meio do qual pode o empreendedor acompanhar todo o procedimento. Caso seja necessário, deverá complementar documentos, ou ainda, enfrentar alguma eventual oposição protocolada por terceiro contra o seu pedido.

Portanto, é fácil perceber que, ao realizar o pedido, o franqueado tem apenas expectativa de direito à marca. Em outras palavras, o mero depósito não resguarda o direito à marca. A legislação brasileira, quanto ao tema, acompanha a doutrina do “first to file” (primeiro que depositar é o proprietário), motivo pelo qual é muito importante que o depósito seja feito o quanto antes.

Claro que o tema não é tão simples assim. Alguns detalhes podem impedir o prosseguimento do pedido como, por exemplo, a colidência com marca de alto renome.

Por esse motivo, é sempre importante contratar um advogado para acompanhar o procedimento e, caso seja necessário, apresentar defesa a eventual oposição formulada por terceiro.

Contudo, embora tenha o depositante apenas expectativa de direito, o Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 130, disciplina o seguinte:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

No mesmo sentido caminha o art. 139 do mesmo diploma, senão vejamos:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Conclusão

Assim sendo, é fácil concluir que é possível franquear a marca, ainda que o empresário não tenha o registro definitivo concedido pelo INPI. É importante frisar, contudo, que tal dado deverá ser informado aos futuros franqueados tanto na circular de oferta, quanto no contrato de franquia.