É possível franquear a marca sem registro?

Para entender o tema, é preciso, em primeiro lugar, saber o que é um contrato de franquia.

O art. 1º da lei 13966 define a franquia nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

A franquia, então, é um sistema por meio do qual o franqueado tem o direito de:

  1. Usar marca ou patente;
  2. Receber, de forma exclusiva ou semi-exclusiva, produto ou serviço;
  3. Eventualmente (não é elemento obrigatório), usar tecnologia de implantação e administração ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador.

A nova lei de franquias, contudo, é muito mais ampla no conceito, eis que acrescenta que poderá o franqueado ter direito à:

  1. Usar outra propriedade intelectual (não apenas patente e marca);

É importante destacar que o termo “propriedade intelectual” é gênero, cujas espécies são:

  1. Propriedade Industrial;
  2. Direito Autoral;

Portanto, com o uso do gênero, está o legislador ampliando a abrangência do sistema de franquias.

Procedimento no INPI

É importante conhecer, também, o procedimento de pedido de registro para, ao final, compreender se é possível franquear a marca sem a obtenção definitiva da marca no INPI.

O empreendedor que busca registrar a marca no INPI terá, em um primeiro momento, que realizar o pedido de registro (depósito). A partir de então, surge um número de protocolo por meio do qual pode o empreendedor acompanhar todo o procedimento. Caso seja necessário, deverá complementar documentos, ou ainda, enfrentar alguma eventual oposição protocolada por terceiro contra o seu pedido.

Portanto, é fácil perceber que, ao realizar o pedido, o franqueado tem apenas expectativa de direito à marca. Em outras palavras, o mero depósito não resguarda o direito à marca. A legislação brasileira, quanto ao tema, acompanha a doutrina do “first to file” (primeiro que depositar é o proprietário), motivo pelo qual é muito importante que o depósito seja feito o quanto antes.

Claro que o tema não é tão simples assim. Alguns detalhes podem impedir o prosseguimento do pedido como, por exemplo, a colidência com marca de alto renome.

Por esse motivo, é sempre importante contratar um advogado para acompanhar o procedimento e, caso seja necessário, apresentar defesa a eventual oposição formulada por terceiro.

Contudo, embora tenha o depositante apenas expectativa de direito, o Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 130, disciplina o seguinte:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

No mesmo sentido caminha o art. 139 do mesmo diploma, senão vejamos:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Assim sendo, é fácil concluir que é possível franquear a marca, ainda que o empresário não tenha o registro definitivo concedido pelo INPI. É importante frisar, contudo, que tal dado deverá ser informado aos futuros franqueados tanto na circular de oferta, quanto no contrato de franquia.

 

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