É possível franquear a marca sem finalizar o registro do INPI?
Para entender o tema, é preciso, em primeiro lugar, saber o que é um contrato de franquia.
O art. 2º da lei 8.955 define a franquia nos seguintes termos:
Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
Portanto, em síntese, o contrato de franquia é um contrato complexo norteado pelos seguintes negócios jurídicos:
- Licença de Uso de Marca ou Patente;
- Direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços;
- Direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional
Procedimento no INPI
Estudado os negócios jurídicos que envolvem a franquia, é importante conhecer, também, o procedimento de pedido de registro para, ao final, compreender se é possível franquear a marca sem a obtenção definitiva da marca no INPI.
O empreendedor que busca registrar a marca no INPI terá, em um primeiro momento, que realizar o pedido de registro (depósito). A partir de então, surge um número de protocolo por meio do qual pode o empreendedor acompanhar todo o procedimento. Caso seja necessário, deverá complementar documentos, ou ainda, enfrentar alguma eventual oposição protocolada por terceiro contra o seu pedido.
Portanto, é fácil perceber que, ao realizar o pedido, o franqueado tem apenas expectativa de direito à marca. Em outras palavras, o mero depósito não resguarda o direito à marca. A legislação brasileira, quanto ao tema, acompanha a doutrina do “first to file” (primeiro que depositar é o proprietário), motivo pelo qual é muito importante que o depósito seja feito o quanto antes.
Claro que o tema não é tão simples assim. Alguns detalhes podem impedir o prosseguimento do pedido como, por exemplo, a colidência com marca de alto renome.
Por esse motivo, é sempre importante contratar um advogado para acompanhar o procedimento e, caso seja necessário, apresentar defesa a eventual oposição formulada por terceiro.
Contudo, embora tenha o depositante apenas expectativa de direito, o Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 130, disciplina o seguinte:
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I – ceder seu registro ou pedido de registro;
II – licenciar seu uso;
III – zelar pela sua integridade material ou reputação.
No mesmo sentido caminha o art. 139 do mesmo diploma, senão vejamos:
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Conclusão
Assim sendo, é fácil concluir que é possível franquear a marca, ainda que o empresário não tenha o registro definitivo concedido pelo INPI. É importante frisar, contudo, que tal dado deverá ser informado aos futuros franqueados tanto na circular de oferta, quanto no contrato de franquia.
